北美智權報 251期
【非洲商標專題】
案例篇1：如何使用國際商標體系，進行非洲商標佈局
北美智權 商標服務團隊
 
在介紹OAPI、ARIPO與馬德里體系的商標申請制度後，【非洲商標專題】將分享北美智權協助台灣某企業集團客戶，完成非洲將近20國商標佈局的成功經驗。本期將著重於三大國際商標體系的運作實務，下一期則將深入分析安哥拉/衣索比亞申請經驗和其公認證問題解決實務。
 
客戶A為全球化經營的知名台灣上市企業，在機電整合、基礎工程建設、電力設備與動力傳動系統組件等領域深耕多年，在歐美已有相當的市場佔有率。但由於市場飽和以及面臨眾多中國競爭者快速崛起的威脅，近年來積極開拓新興市場的機電和能源產業。
 
因此，為了保護這些潛在市場的商業利益，客戶A欲申請橫跨歐洲、中亞和非洲多國，總共近20國的商標。在這些國家中，客戶A格外重視較少台資企業申請商標的非洲，但商標佈局之路似乎困難重重，在沒有足夠相關資訊、風險也難以評估的困境下，為了完成佈局計劃而聯繫了北美智權。
 
看好發展潛力，北美智權客戶急欲進行申請非洲國家商標
 
在前期文章（【非洲商標專題】制度篇：一次搞懂非洲商標佈局三大途徑）中，已列出國際/區域智財權聯盟特性和分析、非洲55國智權組織參與狀況。客戶A申請國別20國，共橫跨東歐、中亞、非洲，且部分國家申請文件需要公認證。首先分析所有可運用的智權聯盟法規資訊，找出客戶A需求國別歸屬於哪個特定的國際智權聯盟；再與客戶深入溝通，瞭解客戶的需求，以確保解決方案符合客戶的智權策略規劃；最後為客戶提出可節省時間、金錢成本和降低申請風險的解決方案。
 
北美智權首先檢視客戶A的需求與條件。以需求而言，客戶A欲申請的非洲國家遍佈三大智權組織，但也有未參與任何組織的衣索比亞和安哥拉；其次，客戶A本身也已經在馬德里協議的某一成員國中，擁有商標權。因此，北美智權建議使用申請風險較低，而且運作規則較完整的馬德里協定，作為佈局波札那、納米比亞、肯亞、迦納、莫三比克等馬德里協議成員國國家的首選。
 
事後來看，使用馬德里協議確實達到客戶A對於效率的要求：在六個月的時間內，客戶A就完成了馬德里國際商標註冊申請，順利進入各目標國家的審查程序。至於象牙海岸與喀麥隆，雖然也是馬德里協定成員國，但在成本的考量下，北美智權建議客戶改以OAPI提出申請。
 
進一步分析，雖然馬德里協定為全球佈局首選，但若申請案僅有2、3國，透過馬德里協定可能反而為不具成本效益的選擇，因為馬德里除了基礎的官費：653瑞士法郎（CHF）外，還必須外加不等的各國指定費，如進入迦納的指定國規費，每類就高達CHF379。相較之下，ARIPO/OAPI皆有成本較低的優點，尤其OAPI僅需繳交基礎官費：CFA Franc 400,000（約USD$680）/案，且不需繳交進入指定國指定費，效力就自動及於17個成員國；至於使用ARIPO進入指定國，雖需繳交多項官費（基礎官費、指定國規費、公告費和領證規費等），但每項金額皆不高，在成本效益的綜合考量下，仍是不錯的佈局選項。
 
讓讀者更能了解3大智權組織的費用結構，下表列出3類、多國的例子進行解析。
 

	馬德里 (3類，5國) (官幣：瑞士法郎CHF)					ARIPO商標 (3類，2國) (官幣：USD)		OAPI商標 (3類，2國) (官幣：CFA Franc)
國家	肯亞	迦納	莫三 比克	波札那	納米 比亞	坦尚 尼亞	烏干達	象牙海岸	喀麥隆
基礎官費/新案規費	653					100		400,000
指定國規費(第一類)	100	379	100	100	100	50	50
指定國規費(第二類)	0	379	0	0	0	10	10
指定國規費(第三類)	0	379	0	0	0	10	10
公告費						50	50
領證規費(第一類)						100	100
領證規費(第二類)						50	50
領證規費(第三類)						50	50
合計 (原官幣)	CHF 2,190 （約TWD 67,400）					USD 740 （約TWD 22,940）		CFA 400,000 （約TWD 21,080）

整理：北美智權商標管理部，資料更新日：2019/12/18 （註：除了官費以外，最後的申請總費用還需加上代理機構服務費和雜費，而每家事務所收費模式不盡相同，還需商標申請人多方蒐集資訊與評估比較。）
 
綜合以上分析，北美智權對客戶A使用國際智權組織的建議如下：

1. 透過馬德里協定同時申請波札那、納米比亞、肯亞、迦納、莫三比克等國家
2. 透過OAPI低申請成本優勢，申請象牙海岸和喀麥隆商標
3. 透過ARIPO申請坦尚尼亞和烏干達

 
表1：客戶需求國別智權組織非洲參與狀況

馬德里 協定	ARIPO	OAPI	國家	申請建議
V	V		波札那（Botswana）、納米比亞（Namibia）等國	透過馬德里協定
V		V	象牙海岸（Ivory Coast）、喀麥隆(Cameroon)	透過OAPI
V			肯亞（Kenya）、迦納（Ghana）、莫三比克（Mozambique）等國	透過馬德里協定
	V		坦尚尼亞（Tanzania）、烏干達（Uganda）	透過ARIPO
			安哥拉（Angola）、衣索比亞（Ethiopia）	單獨提交申請 透過第三國完成文件公認證

 
台灣企業申請安哥拉和衣索比亞商標的困境
 
由於安哥拉和衣索比亞不屬於ARIPO[非洲地區智慧財產權組織(英語區國家)]、OAPI[非洲智慧財產權組織(法語區國家)]、Madrid System[馬德里體系成員國]等任何智權組織，故無法透過智權組織指定註冊兩國商標，而僅能單獨對兩國提出申請。然而因台灣僅能繞經其他第三方國家進行使館認證流程，若國內事務所無法掌握特殊國別公認證流程且無優質的國外合作夥伴，則無法透過適當的第三方國家得到解決方案，故選擇正確和專業的事務所亦為商標申請成功的關鍵。
 
下一期的【非洲商標專題】報導，將分享北美智權協助客戶A，以公認證程序協助完成安哥拉、衣索比亞商標申請的成功經驗，並進一步分析在沒有國際智權組織的情況下，直接進入單一國家申請商標可能的風險，以做為您進行非洲商標佈局的全方位參考。
 

專業觀點：選擇合作事務所，新興市場智權知識不可缺！   不同於一般主流國別，由於新興市場國家商標申請需求較少，部分事務所可能缺乏資訊或無相關經驗。因此，除了瞭解該事務所的規模、歷史、收費模式、風評和信譽外，尚需瞭解其有無承辦新興市場國別經驗，國際合作網絡的規模，以及是否熟悉新興市場國別智權環境和相關智權聯盟法規。尋找專業的合作商標事務所，須具備以下特性：   事務所合作的國外代理機構具備涵蓋多國的商標申請經驗。 熟稔商標申請各國的公認證流程。 具備為客戶規劃最佳的申請策略能力。 嚴謹的品管機制確保客戶商標申請的時效及正確性。 運用自動化系統控管商標案件並能提供系統化的狀態報表。 事務所的收費透明，沒有隱藏費用。   雖然商標佈局初期相當耗費資金與時間成本，但後續隨著品牌的發酵和產品價值的提升，將有利於在新市場與來自全球的廠商一決雌雄，而其所帶來的經濟效益則是相當可觀的。此外，商標權也為進軍新興市場企業進可攻退可守的武器，不僅可避免各國或當地企業在未經授權的情況下模仿或抄襲商標，還可因對方的侵權而提出商標侵害訴訟。由於未註冊的商標不受法律保護，隨時都有被同業或異業控告商標侵權的可能，為避免廠商在新市場面臨業務拓展和解決侵權訴訟兩頭燒的窘境，商標註冊流程盡可能在進軍市場前完成，否則市場拓展專案可能面臨無法預期的變數。

 
「本文章經授權轉載自【北美智權報】」
 
原文連結》http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Trademark/IPNC_191225_1901.htm